В Девятый арбитражный апелляционный суд
Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.
Адрес для корреспонденции: Василенко Д. В., ул, Никитинская, д. 19., г. Воронеж, 394036.
a@patentv.ru
Тел.: +7(473) 235-63-86
Ответчик:
Индивидуальный предприниматель Пономарёв Андрей Николаевич
ул. Олега Кошевого, д. 44, кв. 15, г. Екатеринбург, 620087.
Третье лицо:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995.Дело № А40-152621/12
117-1217
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Арбитражного суда г. Москвы
от 29 мая 2013 года
о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования
Решением Арбитражного суда г. Москвы отклонены полностью требования заявителя - Общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» по данному делу о:
1- Досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №322041 и №381674 в отношении:
• части товаров 6 класса МКТУ - наконечники; рукоятки, ручки, ключи гаечные, скребки для обуви.
• части товаров 7 класса МКТУ - аппараты газосварочные, вороты, домкраты (машины), домкраты реечные; газонокосилки, дернорезы, бороны, плуги, жатки, грабли механические, веялки, грохоты; дрели ручные электрические; инструменты режущие; инструменты ручные; карбюраторы; краскораспылители, машины для окрасочных работ, машины для штамповки, машины и устройства полировальные (электрические), машины клепальные, машины листоправильные, машины правильные, машины резальные, машины формовочные, машины стиральные, машины швейные, прялки, мельницы, кофемолки, механизмы для управления двигателями и моторами (гидравлические, пневматические), пилы, пистолеты, распылители краски; станки (гайконарезные, для заточки, для нарезания резьбы в глухом отверстии, резьбонарезные, дыропробивные); стеклорезы (детали машин), установки для мойки транспортных средств, установки для обезжиривания, для отсасывания, удаления пыли; устройства для управления машинами или двигателями; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные, устройства электромеханические (для приготовления напитков, пищевых продуктов), устройства для мойки, устройства для отделочной обработки, устройства для чистки обуви.
• всех товаров 8 класса МКТУ.
• части услуг 35 класса МКТУ - реклама; аренда площадей для размещения рекламы; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; распространение образцов; продвижение товаров для третьих лиц, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; изучение рынка, исследования в области бизнеса.
2 - Взыскании с индивидуального предпринимателя Пономарёва Андрея Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» 4000 руб. госпошлины.
3 - Взыскании с индивидуального предпринимателя Пономарёва Андрея Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» судебных издержек, состоящих из сумм, выплаченных представителю – патентному поверенному РФ №1294 Василенко Д. В.: за подготовку и направление искового заявления – 18000 руб., за участие в заседаниях – 20000 руб. за первое заседание, 15000 руб. – за второе и 20000 – за третье.
Согласно этому решению суд установил:
1. «Совокупность представленных истцом доказательств не свидетельствует об осуществлении или возможности осуществлять деятельность, аналогичную видам деятельности, в отношении которых истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков ответчика. При таких обстоятельствах наличия фирменного наименования и подачи заявки на регистрацию товарного знака недостаточно для признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовои? охраны чужих товарных знаков.»
2. «Из объяснении? ответчика и представленных им доказательств следует, что ответчик фактически использует оспариваемые товарные знаки в своеи? производственнои? деятельности.»
С данным решением суда полностью не согласны по следующим основаниям.
При его вынесении суд нарушил нормы процессуального права и неправильно применил нормы материального права. Выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют материалам дела.
1.
В силу нормы п. 1 статьи 1486 ГК РФ «заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом».
В соответствии с п. 5 Информационного письма Роспатента «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» «к таким лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации, в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг».
Таким образом, Роспатент считает, что должны иметь место 2 признака заинтересованности:
а) Наличие сходного фирменного наименования.
Наше предприятие под фирменным наименованием «Автом-2» зарегистрировано в 1996 году.
б) Осуществление деятельности в той же области к которой относятся товары, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении.
Нами представлен значительный пакет документов (на 129 листах), свидетельствующий об осуществлении предпринимательской деятельности в той же области (приложения 9-19, 30,31) включающий учредительные документы, заявку и свидетельство на товарный знак, договоры поставки, накладные, письма Воронежского центра стандартизации, решение органа сертификации, сертификаты соответствия, техническую документацию, каталог, сертификаты и дипломы. Во всех документах фигурирует обозначение «АВТОМ-2» и сведения об осуществлении предпринимательской деятельности в области изготовления изделий из металла, машиностроении, производства ручных орудий и инструментов, а также рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса.
Мнение Роспатента согласуется с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда России?скои? Федерации в постановлении которого N 14503/10 от 1 марта 2011 г. отмечается: «применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса России?скои? Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законныи? интерес в прекращении правовои? охраны неиспользуемого товарного знака.
К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовои? охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своеи? деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Факт подачи нами заявки на регистрацию сходного товарного знака судом установлен. Что касается второго признака, то род товаров можно определить двумя способами - используя словари либо Международную классификацию товаров и услуг (МКТУ). МКТУ была разработана именно для целей регистрации товарных знаков используется. Именно эта классификация была взята нами для определения рода товаров. При этом её формулировки никоим образом не противоречат словарным определениям. Например Большой энциклопедический политехнический словарь содержит следующее определение ручного инструмента: «Различают ручной инструмент (долото, молоток, клещи и т.д.)» . В МКТУ «Долота», «Молотки», «Клещи» также отнесены к роду товаров «Ручные орудия и инструменты» 8 класс.
МКТУ состоит из классов, классы в свою очередь из заголовков и перечня товаров и услуг. Род товаров обозначен в заголовках классов. Конкретные товары или услуги указываются в следующем за заголовком перечне товаров или услуг.
Приведём заголовки классов по которым мы просим досрочного прекращения правовой охраны.
Заголовок 6 класса:
ОБЫЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И СООРУЖЕНИЯ; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕИ?; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРОСЫ И ПРОВОЛОКА [НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ]; СКОБЯ- НЫЕ И ЗАМОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ; СЕИ?ФЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОБЫЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДРУГИМ КЛАССАМ; РУДЫ.
Заголовок 7 класса:
МАШИНЫ И СТАНКИ; ДВИГАТЕЛИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕН- НЫХ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ); СОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДАЧ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДНАЗНА ЧЕННЫХ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ); СЕЛЬСКОХОЗЯИ?СТВЕННЫЕ ОРУДИЯ, ИНЫЕ ЧЕМ ОРУДИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; ИНКУБАТОРЫ; ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ
Заголовок 8 класса:
РУЧНЫЕ ОРУДИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ; НОЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВИЛКИ И ЛОЖКИ; ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ; БРИТВЫ
Заголовок 35 класса:
РЕКЛАМА; МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ БИЗНЕСА; АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ БИЗНЕСА; ОФИСНАЯ СЛУЖБА
Представленные нами письменные доказательства указывают на осуществление деятельности по производству однородных товаров, а именно в области изготовления изделий из металла, машиностроении, производства ручных орудий и инструментов, а также осуществления услуг рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса.
2.
Ни одно из представленных ответчиком доказательств использования товарного знака не относятся к делу (в силу статьи 67 АПК РФ). А два из них к тому же являются недопустимыми.
Рассмотрим их.
Приложения к первому отзыву ответчика:
Приложения 2 – 5 свидетельствуют о сдаче в аренду помещения ИП Пономарёву А. Н. В договоре указано назначение, для которого помещение может использоваться: «торговое, производственное (автомастерская)». При этом никакого упоминания «АВТОМ» или «AVTOM» нет. Кроме того, нами было подано заявление о прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении не всех, а лишь части товаров, и 37 класс (где указан «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в том числе автомобилей») не затронут.
Приложения 6-7 (копии налоговых деклараций) свидетельствуют об уплате налогов и не более. Товарные знаки «АВТОМ» или «AVTOM» там не упоминаются.
Приложение 8. Копии свидетельств на оспариваемые товарные знаки не могут служить доказательством их же использования. Наличие другого зарегистрированного изобразительного товарного знака №319059 с черепахой на пирамиде никак не подтверждает производство каких либо товаров или оказание услуг под знаками «АВТОМ» или «AVTOM» ИП Пономарёвым А. Н.
Приложение 9. Копии титульных листов патентов на полезные модели, зарегистрированные на имя ИП Пономарёва А. Н. подтверждают наличие у него интеллектуальной собственности, но опять же, никоим образом не говорят о производстве каких либо товаров или оказании услуг под товарными знаками «АВТОМ» или «AVTOM».
Приложение 10, 11, 12 по своей датировке не относятся к трёхлетнему периоду до подачи заявления о неиспользовании товарного знака - с 26 ноября 2009 г. по 26 ноября 2012 г. (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
Приложение 13 (данные о свидетельстве на наш товарный знак) не относится к использованию знака ответчиком.
Ответчик передал также «Отзыв №2». Нам не было предоставлено возможности заблаговременно ознакомиться с отзывом и значительным пакетом приложенных к нему документов, что противоречил принципу состязательности и является грубым нарушением п. 4 ст. 65 АПК РФ. Что касается существа приложений ко второму отзыву ответчика:
Приложение 1. Договор о совместной деятельности (негласное товарищество). Одновременно является и неотносимым и недопустимым доказательством .
Неотносимость.
По своей датировке не относится к трёхлетнему периоду до подачи заявления о неиспользовании товарного знака - с 26 ноября 2009 г. по 26 ноября 2012 г. (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
Недопустимость.
Кроме того, согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда России?скои? Федерации No 11696/10 от 9 декабря 2010 г. такого рода договоры без регистрации в Роспатенте не являются надлежащим доказательством: «Суд признал, что правообладатель не являлся изготовителем продукции и этикеток, на которых применялся товарныи? знак, продукция производилась, маркировалась и реализовывалась ЗАО «АТК» и его правопреемником во исполнение договоров простого товарищества.
Однако представленные суду договоры простого товарищества не содержали существенных условии? лицензионного договора и вопреки деи?ствовавшеи? во время заключения и исполнения этих договоров статье 26 Закона о товарных знаках не были зарегистрированы в Роспатенте, следовательно, суд апелляционнои? инстанции правомерно отверг их в качестве доказательств надлежащего использования товарного знака.»
На заседании суда, состоявшемся 22 мая 2013 года нами было озвучено данное разъяснение Президиума ВАС РФ.
В утратившем силу Законе о товарных знаках говорилось «Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными».
Аналогичные положения содержит действующий ГК РФ:
Ст. 1490
«Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарныи? знак
1. Договор об отчуждении исключительного права на товарныи? знак, лицензионныи? договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарныи? знак, должны быть заключены в письменнои? форме и подлежат государственнои? регистрации в федеральном органе исполнительнои? власти по интеллектуальнои? собственности».
Ст. 1235
«Несоблюдение письменнои? формы или требования о государственнои? регистрации влечет за собои? недеи?ствительность лицензионного договора».
П. 1 ст. 167
«Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения».
П.п. 3.4 Договора о совместной деятельности (негласное товарищество) содержит пункт о распоряжении исключительным правом на товарный знак. При этом договор в Роспатенте не зарегистрирован, что является нарушением ст. 1490 ГК РФ и влечёт его недействительность в соответствии со ст. 1235 ГК РФ.
Приложение 2. Правообладатель товарного знака (ИП Пономарёв) не указан. Фигурирует установка для плазменной резки. Даже в «Договоре о совместной деятельности» такого товара нет.
Приложение 3, 4. Указана производственная компания «Автом». Вообще не значится нигде в совместных документах. В том числе в «Договоре о совместной деятельности».
Приложение 5, 6. Квитанции. Недопустимое доказательство и кроме того являются относится к делу. В нарушение п. 4 ст. 65 АПК РФ нам были представлены копии лишь первых страниц подшивок квитанций. Только на одной указан ИП Пономарёв в связи с «ремонтом колеса». Как отмечалось, нами было подано заявление о прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении не всех, а лишь части товаров, и 37 класс (где указан «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в том числе автомобилей») не затронут. Неграмотным является подход ответчика, относящий производство инструмента к автосервису, а также к производству оборудования. Оборудование имеет амортизационный срок, облагается по другой системе налогами и по сути является иным товаром.
Приложение 7, 8. Поддержание действия патента на полезную модель никак не свидетельствует о выпуске какой либо продукции, тем более продукции под конкретной маркой.
Приложение 9. Доказательство кроме неотносимости является недопустимым. Это обычная распечатка не обладающая достоверностью. Невозможно сказать, действительно ли существовала (существует) распечатанная информация или она искусственно набрана и распечатана заинтересованным лицом. Не произведено обеспечения данного доказательства ни нотариально, ни судом. На нарушение п. 6 ст. 71 АПК РФ нами указано на заседании: «Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств».
Кроме того, заказчиком не является правообладатель. Им выступает физическое лицо. В рекламе значится «защита картера», а нами досрочного прекращения в отношении данного товара не заявлялось.
Приложение 10. Дипломы. В них не значится правообладатель. Упоминается ПК «Автом. Она не значится нигде в связи с ИП Пономарёвым. В том числе в «Договоре о совместной деятельности». Только на одном дипломе «сервисный центр «Автом». При этом нет никаких указаний на товар с которым сервисный центр учавствовал в выставке «Машекс». Удостоверяется только участие.
Приложение 11. Фотографии с защитами картера, фаркопами, атосервисом, без дат, следовательно нельзя установить по своей датировке относятся ли они к трёхлетнему периоду до подачи заявления о неиспользовании товарного знака - с 26 ноября 2009 г. по 26 ноября 2012 г. (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
На основании изложенного и в соответствии со статьями 110, 257, 259, 260 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Отменить решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 мая 2013 года по делу №А40-152621/12 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования полностью и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
2. Взыскать с индивидуального предпринимателя Пономарёва Андрея Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» 2000 руб. госпошлины за подачу апелляционной жалобы.
3. Взыскать с индивидуального предпринимателя Пономарёва Андрея Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автом-2» судебные издержки, состоящие из сумм, выплаченных представителю – патентному поверенному РФ №1294 Василенко Д. В.: за участие в заседании – 20000 руб. за каждое судебное заседание, вознаграждение представителю в случае досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков №322041 и №381674 вследствие их неиспользования в отношении части товаров – 18000 рублей.
Приложение:
1. Копия оспариваемого решения арбитражного суда – на 5 л.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины – на 1 л.
3. Документы, подтверждающие направление ответчику и третьему лицу, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют – на 2 л.
4. Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание апелляционной жалобы - на 1 л.
5. Копия договора на оказание юридических услуг – на 4 л.
Общество с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.
______________ патентный поверенный РФ № 1294 Василенко Д. В. по доверенности от 9 октября 2012 г.
5.06.2013
|