Дело в Палате по патентным спорам по товарному знаку "Автом"

Составление возражения, представительство в заседании:

Клеймёнова С. С.

 

По словесному товарному знаку "Автом" Палата по патентным спорам удовлетворила главные требования по нашему возражению. Воронежское предприятие обладало более ранним правом на сходное фирменное наименование. В связи с этим, предоставление права на товарный знак предпринимателю из Екатеринбурга было признано недействительным.

 

Инструмент производства Автом

Специализированный ручной инструмент производства "Автом-2"

Хроника

1. Мы собрали доказательную базу, составили и направили возражение.

В Палату по патентным спорам Федерального института промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995.

от Общества с ограниченной ответственностью «Автом-2»
ул. Латненская, 15 Г, Воронеж.

Адрес для корреспонденции:
Василенко Д. В., ул. Никитинская, д. 19,
кв. 53, г. Воронеж, 394036.
a@patentv.ru
Тел.: +7(473) 235-63-86

 

Возражение
против предоставления правовой охраны
товарному знаку по свидетельству №322041

На имя Пономарева Андрея Николаевича в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №322041 зарегистрирован словесный товарный знак в кириллическом написании - «АВТОМ» по заявке №2005723743 с датой регистрации 5.03.2007 г., датой приоритета 29.09.2005 г. (Приложение 2). Знак зарегистрирован для товаров и услуг 2, 6, 7, 8, 35, 37 и 42 классов международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).
Считаем, что товарный знак «АВТОМ» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г. №166-ФЗ (далее – Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»), в отношении:
- части товаров 6 класса МКТУ - наконечники; рукоятки, ручки, ключи гаечные;
- части товаров 7 класса МКТУ -  вороты, домкраты (машины), домкраты реечные; дернорезы, жатки, веялки, грохоты; дрели ручные электрические; инструменты режущие; инструменты ручные; пилы; устройства подъемные;
- всех товаров 8 класса МКТУ;
- части услуг 35 класса МКТУ - реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; оформление витрин.
Согласно пункту 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку определяются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
С учетом даты приоритета (29.09.2005 г.) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака «АВТОМ» по свидетельству № 322041 включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003 г., зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 г. № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. При этом, Коллегия Палаты по патентным спорам в принятом ранее решении по результатам рассмотрения возражения по сходному вопросу (Заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения от 05.03.2012 г., поданного ЗАО АКБ «СЛАВИЯ» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 323580) отмечала, что требованиями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предусмотрено сравнение оспариваемого товарного знака как с целым фирменным наименованием, включающим организационно-правовую форму, так и с его частью. В результате экспертизы заявки ООО «АВТОМ-2» на регистрацию товарного знака «АВТОМ»  было выявлено его сходство до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (Приложение 34).
В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что часть фирменного наименования ООО «АВТОМ-2» тождественна оспариваемому товарному знаку «АВТОМ».
Что касается даты приоритета, то ООО «АВТОМ-2», подающее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 15.08.1996 г. Администрацией города Воронежа, что подтверждается Информационным письмом Воронежского областного комитета государственной статистики о включении ООО «АВТОМ-2» в состав Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) 15.08.1996 г. (Приложение 3), а так же  свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица с указанием даты регистрации 15.08.1996 г. (Приложение 4) и свидетельством о постановке на учёт в налоговом органе 20.08.1996 г. (Приложение 5). Согласно пункту 1 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования любым не противоречащим закону способом. При этом исключительное право на фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица (пункт 1 статьи 1473, пункт 2 статьи 1475 Гражданского кодекса РФ). Отсюда следует, что ООО «АВТОМ-2», зарегистрированное 15.08.1996 г., получило право на фирменное наименование на 9 лет ранее даты приоритета (29.09.2005 г.) оспариваемого товарного знака.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Что касается сферы деятельности лица, подавшего возражение, то ООО «АВТОМ-2» осуществляет предпринимательскую деятельность под своим фирменным наименованием по производству и реализации товаров, однородных части товаров 6 класса МКТУ (наконечники, рукоятки, ручки, ключи гаечные), части товаров 7 класса МКТУ (вороты, домкраты (машины), домкраты реечные, дернорезы, жатки, веялки, грохоты, дрели ручные электрические, инструменты режущие, инструменты ручные, пилы, устройства подъемные), всех товаров 8 класса МКТУ; а так же осуществляет услуги, однородные некоторым услугам 35 класса МКТУ (реклама, демонстрация товаров, продвижение товаров для третьих лиц, оформление витрин).
Осуществление данных видов деятельности подтверждается Уставом ООО «АВТОМ-2» (Приложение 6), где указано, что к основным видам деятельности Общества, в числе прочего, относятся производство и реализация продукции производственного назначения, инструментов для мастерских по ремонту автотехники (что является однородным для указанных выше товаров 6, 7 и 8 классов МКТУ); оказание услуг по маркетингу, выполнение художественно-оформительских работ, рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей (однородно указанным выше услугам 35 класса МКТУ). 
Выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, ООО «АВТОМ-2» осуществляет деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.
Это подтверждается Письмами Воронежского центра стандартизации (Приложение 8-17), где перечислены среди прочих видов продукции, например, оправки, съемники и отвертки, воротки и другие, относимые Общероссийским классификатором (ОКДП) (Приложение 8) к ручному инструменту.
Исходя из товарных накладных за 1997-2001 и 2003- 2005 гг. (Приложение 22-29) можно сделать вывод о фактическом осуществлении деятельности ООО «АВТОМ-2» в отношении товаров, однородных оспариваемому товарному знаку, в частности их реализации. Так, например, там указываются ключи, оправки, съемники, отвертки, воротки и другие, относимые Общероссийским классификатором (ОКДП) (Приложение 8) к ручному инструменту.   
Каталогом «Инструмент для автомобилей 2004-2005 г.», выпущенным по заказу ООО «АВТОМ-2» в 2003 г. (Приложение 31), подтверждается фактическое осуществление деятельности ООО «АВТОМ-2» в отношении товаров, относящихся к категории ручной инструмент. Данный каталог указывает на то, что организация осуществляет художественно-оформительские работы и рекламную деятельность.
Об осуществлении деятельности ООО «АВТОМ-2» в том числе и в настоящее время можно судить по распечатке сведений об ООО «АВТОМ-2» с сайта Федеральной налоговой службы http://egrul.nalog.ru/ от 24.12.2013 г. (Приложение 33).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Указанные товары 6, 7 и 8 классов МКТУ являются однородными и относятся к ручному инструменту. Род товаров можно определить двумя способами - используя словари либо Международную классификацию товаров и услуг (МКТУ), при этом формулировки этих двух источников не противоречат друг другу. Например, Большой энциклопедический политехнический словарь содержит следующее определение инструмента: «Различают ручной инструмент (долото, молоток, клещи и т.д.)» (Приложение 6). В МКТУ «Долота», «Молотки», «Клещи» также отнесены к роду товаров «Ручные орудия и инструменты» 8 класса. Понятие «ручной» определяется толковыми словарями Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю. как «приводимый в действие руками», а также толковым словарём Ефремовой Т. Ф. как «Приспособленный для рук или для использования с помощью рук» (Приложение 19). В МКТУ конкретные товары или услуги указываются в следующем за заголовком перечне товаров или услуг, и указанные выше товары 6 и 7 классов так же относятся к роду «ручной инструмент».  Перечисленная в накладных (Приложения 22-29) продукция по видовому признаку является инструментом, по родовому признаку относится к категории ручной инструмент, изготавливается из схожего материала (металл). Так же, в Постановлении Администрации г. Воронежа от 05.09.2003 г. (Приложение 20) о разрешении ООО «АВТОМ-2» реконструкции и строительства производственной базы в п.  1 указано, что ООО «АВТОМ-2» разрешается реконструкция и строительство производственной базы для производства специального автомобильного инструмента. Фактическая реконструкция и строительство производственной базы для производства специального автомобильного инструмента, а также наличие на базе оборудования для производства инструмента подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением Государственной Санитарно-эпидемиологической службы РФ по г. Воронежу от 03.03.2004 г. (Приложение 20).
Указанная деятельность, осуществляемая ООО «АВТОМ-2», является однородной видам деятельности, входящим в объем правовой охраны товарного знака «АВТОМ» по свидетельству № 322041.
Приведенные документы так же подтверждают, что фирменное наименование ООО «АВТОМ-2» использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров и услуг, однородных указанным в свидетельстве на товарный знак № 322041.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Параллельно с данным возражением в Палату по патентным спорам от ООО «АВТОМ-2» было направлено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «AVTOM» по свидетельству №381674, принадлежащему ИП Пономареву Андрею Николаевичу. В соответствии с п. 4.4 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Палата по патентным спорам, установив, что на рассмотрении Палаты находятся несколько возражений, в которых участвуют одни и те же стороны, относящихся к одному охраняемому объекту - товарному знаку, вправе объединить рассмотрение этих возражений или заявлений на одном заседании при согласии всех сторон. ООО «АВТОМ-2» согласно на объединение рассмотрения указанного выше и данного возражения в одном заседании.
На основании изложенного и в соответствии с п. 1.8, 2.1, 2.2, 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённых приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56,

ПРОШУ:

1. Признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 322041 недействительным в отношении:
- части товаров 6 класса МКТУ - наконечники; рукоятки, ручки, ключи гаечные;
- части товаров 7 класса МКТУ -  вороты, домкраты (машины), домкраты реечные; дернорезы, жатки, веялки, грохоты; дрели ручные электрические; инструменты режущие; инструменты ручные; пилы; устройства подъемные;
- всех товаров 8 класса МКТУ;
- части услуг 35 класса МКТУ - реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; оформление витрин.

2. Объединить рассмотрение данного возражения и возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «AVTOM» по свидетельству №381674 от ООО «АВТОМ-2» в одном заседании.

Приложения:

  1. Платёжное поручение об оплате госпошлины (1 лист)
  2. Сведения о регистрации знака АВТОМ №322041 (3 листа)
  3. Информационное письмо Воронежского областного комитета государственной статистики о включении ООО «АВТОМ-2» в состав ЕГРПО (1 лист)
  4. Свидетельство о государственной регистрации ООО «АВТОМ-2» в качестве юридического лица (1 лист)
  5. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (1 лист)
  6. Устав ООО «АВТОМ-2» (13 листов)
  7. Большой энциклопедический словарь политехнический/ Главный редактор А. Ю. Ильшинский. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 г. – С. 196. (1 лист)
  8. Общероссийский классификатор (ОКДП) (5 листов)
  9. Письмо Воронежского центра стандартизации № 08/0827 от 12.11.1998 г. (1 лист)
  10. Письмо Воронежского центра стандартизации № 08/0829 от 12.11.1998 г. (1 лист)
  11. Письмо Воронежского центра стандартизации от 16.02.2000 г. (1 лист)
  12. Письмо Воронежского центра стандартизации № 08/152 от 25.04.2001 г. (1 лист)
  13. Письмо Воронежского центра стандартизации № 08/0829 от 25.04.2001 г. (1 лист)
  14.  Письмо Воронежского центра стандартизации от 17.03.2003 г. (1 лист)
  15. Письмо Воронежского центра стандартизации от 19.03.04 г. (1 лист)
  16. Письмо Воронежского центра стандартизации №20 от 14.02.2006 г. (1 лист)
  17. Письмо Воронежского центра стандартизации №018 от 14.02.2006 г. (1 лист)
  18. Письмо Воронежского центра стандартизации от 20.11.2008 г. (1 лист)
  19. Распечатка с сайта что-означает.рф: сборник словарей Ожегова, Ефремовой, Шведовой (2 листа)
  20. Постановление Администрации г. Воронежа от 05.09.2003 г. (1 лист)
  21. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.03.2004 г. (3 листа)
  22. Накладная №113 от 23.09.1997 г. (1 лист)
  23. Накладная №53 от 10.07.1998 г. (1 лист)
  24. Накладная №17 от 22.02.1999 г. (1 лист)
  25. Накладная №97 от 26.12.2000 г. (1 лист)
  26. Накладная №15 от 04.04.2001 г. (1 лист)
  27. Накладная №04 от 27.01.2003 г. (1 лист)
  28. Товарная накладная №58 от 06.08.2004 г. (1 лист)
  29. Товарная накладная №4 от 25.01.2005 г. (1 лист)
  30. Справка Издат-Черноземье (1 лист)
  31. Инструмент для автосервиса Программа 2004-2005 г. (16 листов)
  32. Доверенность, выданная Василенко Дмитрию Витальевичу, подтверждающая полномочия на подписание возражения (1 лист)
  33. Распечатка сведений об ООО «АВТОМ-2» с сайта Федеральной налоговой службы http://egrul.nalog.ru/ от 24.12.2013 г. (2 листа)
  34. Уведомление ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (2 листа)
 

2. Палата по патентным спорам удовлетворила наше возражение.

Сопроводительное письмо

Решение. Лист 1.

Решение. Лист 2.

Решение. Лист 3.

Решение. Лист 4.

Решение. Лист 5.

Решение. Лист 6.

Решение. Лист 7.

Решение. Лист 8.

Решение. Лист 9.

Решение. Лист 10.