Боравто

Составление возражения, участие в заседаниях:

Василенко Д. В.

Победа в Палате по патентным спорам в деле о товарном знаке. «Боравто» - официальный представитель в городе Борисоглебске автомобильных марок Ниссан, Шевроле, Рено, Опель, Датсун и ВАЗ.

Вход в салон

Вход в автосалон «Рено».

Хроника

1. Через систему электронного взаимодействия подана заявка.

Заявление

 

2. Экспертиза направила в наш адрес уведомление о том, что знак не может быть зарегистрирован.

 

Уведомление. Лист 1.

Уведомление. Лист 2.

3. Среди прочего нам была противопоставлена заявка, которую в ближайшее время должны были признать отозванной. Мы попросили экспертизу подождать с вынесением решения до этого момента.

ФИПС
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995.
От ООО «Борисоглебск-АВТО»
Адрес для корреспонденции: ул. Никитинская, д. ___, оф. ___, Воронеж, 394036, Василенко Дмитрию Витальевичу a@vetvrn.ru
Тел.: +7 (903) 655-41-76

Ответ на уведомление


На ваш №2013709867/50(W13001290) от 28.04.2014 по заявке на регистрацию товарного знака «Боравто».
Заявитель не может согласиться с однородностью заявленных нами услуг и теми товарами, что зарегистрированы по свидетельству 429018. В случае однородности услуги по оптовой и розничной продаже товаров каким-либо товарам это сделало бы невозможной её регистрацию при наличии сходного знака, зарегистрированного для любого класса МКТУ до 35.
Также услуга по ремонту, техобслуживанию и осмотру автомобилей не может быть однородной производству стёкол. Автомастерские стёкла не производят.
По заявке №2012740418 не оплачена вовремя пошлина за регистрацию. Также и дополнительный срок истекает 12 ноября 2014 года. После чего, она будет признана отозванной.
Кроме того, нам неизвестно в отношении каких услуг заявленного знака принято решение о регистрации.
Во избежание усложнения процедуры регистрации знака в связи с подачей возражения в Палату по патентным спорам, просим отложить принятие решения по заявке до 12 ноября 2014 года, когда будет отозвана заявка на товарный знак 2012740418.

 

_____________ Василенко Д. В., патентный поверенный РФ №1294
28.10.2014

 

4. Экспертиза пошла нам на встречу и отложила вынесение решения. Однако нам было отказано в регистрации по причине сходства с зарегистрированным товарным знаком "Боравтостекло".

 

Решение. Лист 1.

Решение. Лист 2.

Решение. Лист 3.

Решение. Лист 4.

5. Мы не согласились с решением и подали возражение в Палату по патентным спорам Роспатента.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 125993.
От общества с ограниченной ответственностью «Боравто».
Адрес для корреспонденции: Василенко Д. В., ул, Никитинская, д. 19., к. 53, г. Воронеж, 394036.
a@patentv.ru
Тел.: +7 473 235-63-86

Возражение на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака
4 декабря 2014 года по заявке на регистрацию товарного знака №2013709867 экспертизой заявленного обозначения было вынесено решение об отказе.
Отказ был мотивирован наличием зарегистрированного товарного знака «БОРавтоСТЕКЛО» №429018, охраняемого для товаров 9, 12 и 21 классов, которые однородны заявленным нами услугам .

Заявленное обозначение

Боравто

Противопоставленное обозначение.

Боравтостекло

Экспертиза указала, что товары 09 класса «стекла светозащитные [противоослепляющие] (атермальные)»; 12 класса «зеркала заднего вида; стекла ветровые» и 21 класса «стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводниками; стекло необработанное или частично обработанное [за исключением строительного]» однородны заявленным нами услугам 35 класса «услуги по розничной, оптовой продаже товаров» и 37 класса «ремонт, техническое обслуживание и осмотр автомобилей».
В решении отмечается: «В данном случае сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, обусловленную включением в сравниваемые обозначения элементов «БОРАВТО». Таким образом диапазон товаров (услуг), рассматриваемых как однородные, расширен» .

Мы возражаем против решения экспертизы по следующим основаниям.

1. Сходство противопоставленных обозначений не настолько высоко, чтобы охрана распространялась на услуги.
Согласно п.п 14.4.2.2 б Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и п.п. 4.2.2.1 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.
Словесный элемент «БОРавтоСТЕКЛО» воспринимается как три различных слова: Бор, Авто, Стекло, что обусловлено различным оформлением этих частей.
В целом словесные элементы слабо проработаны, шрифт не акцидентный. Относится к текстовым шрифтам. По классификации Кричевского В. Г. - к типу гротеск – «наборный шрифт без засечек и заметного контраста» . В целом шрифт максимально простой, без каких либо ярких характерных особенностей, в том числе не имеет «наплывов» и «капель» . Основные и соединительные штрихи в буквах не имеют отличий по толщине и форме. Внутрибуквенные просветы значительны. Шрифт без засечек. Использована кириллица.
При этом элементы распадаются на отдельные слова.
БОР - выполнен прописными буквами. По насыщенности – полужирный. Цвет – синий.
авто – выполнен строчными буквами. Насыщенность – нормальная. Цвет чёрный. Буквы имеют наклон. На то, что использованы строчные буквы явно указывает первая «а». Напомним, что прописная имеет вид двух линий с перекладиной: «А» и ни в одном шрифте не идентична строчной .
СТЕКЛО - выполнен прописными буквами. По насыщенности – полужирный. При этом насыщенность выше, чем у элемента «Бор». Цвет – чёрный.
Итак, экспертиза считает «БОРавтоСТЕКЛО» одним словом. Основание тому – отсутствие междусловных пробелов. Действительно по правилам русского языка, в случае написания отдельных слов они должны быть.
Однако с другой стороны правилами русского языка не предусмотрено написание первых трёх букв слова прописными, затем четырёх строчными и нескольких в конце – тоже прописными . Так пишутся только отдельные слова.
Почему же экспертиза правило о пробелах принимает во внимание, и считает обозначение одним словом (почему-то указав его в решении «БорАвтоСтекло », а правило о написании прописных и строчных игнорирует?
Следует ли считать «БОРавтоСТЕКЛО» одним словом или тремя?
На одной чаше весов лишь отсутствие пробелов.
На второй – использование строчных букв в середине слова.
Дополнительно на вторую чашу необходимо положить различие в цвете, наклоне и насыщенности шрифта.
При этом граница проходит именно по целым словам. Могло бы быть выделение, например в таком виде «БОРАвтОСТЕКЛО». Но четко разделены именно структурно-семантические единицы русского языка - слова.
I «БОР, -а предл. о боре, в бору, мн. боры, м. Сосновый лес, растущий на сухом, возвышенном месте» .
II «АВТО – нескл. ср. Разг. То же что автомобиль» .
III «СТЕКЛО – мн. стёкла, -кол, -клам, ср. 1. Прозрачное твёрдое вещество, получаемое при остывании расплава кварцевого песка с добавлением некоторых других веществ. … 2. Тонкий лист или другой формы изделие из этого вещества» .
В нашем случае выделения каких-либо единиц внутри слова нет, оно имеет единообразное начертание по цвету, насыщенности, наклону и использованию строчных и прописных. Это сложносоставное слово. Шанский Н. М.: «сложение представляет собой такой способ морфологического словообразования, с помощью которого новое слово создаётся путём объединения в одно словесное целое двух и более основ или слов (льноволокно, торфоразработки, научно-технический, идейно-воспитательный, машинопись, атомоход, кресло-кровать, вагон-ресторан и т.д.).»
В соответствии с п.п. 4.2.3.1 Методических рекомендаций «Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей».
При этом, если наше обозначение можно считать неологизмом, образованным путём сложения, противопоставленное – представляет собой три разных слова.
Кроме того, наше обозначение выполнено акцидентным шрифтом.
В соответствии с п.п. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с … товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации».
Согласно п.п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила) «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».
Подробнее подходы к сравнению обозначений рассмотрены в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (Далее – Методические рекомендации).
В частности п.п. 6.3.2 гласит, что «При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». В то же время, как видно из п.п. 6.3.3 того же документа, это не всегда очевидно: «Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности». Изобразительный элемент противопоставленного товарного знака вполне обладает различительной способностью (не относится к часто используемым в товарных знаках разными лицами, не является простой фигурой). Наличие оригинальных изобразительных элементов в противопоставленных обозначениях ослабляет их сходство, но никак не усиливает это сходство.

2. Товары и услуги не однородны.
В пояснении к 35 классу МКТУ указано: «К классу относятся, в частности:
– сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями. Эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например телемагазины или интернет-сайты».
Расширение однородности экспертом никак не обосновано. Просто сказано: «данные услуги являются связанными с указанными товарами и могут оказываться в совокупности».
В целом магазины и мастерские регистрируют обозначения для продажи и ремонта товаров самого широкого спектра производителей. Производитель же регистрирует знак для своего товара и разумеется продает его в итоге.
В случае если бы регистрация знака для производства противоречила регистрации для продажи – достаточно было бы зарегистрировать знак для розничной или оптовой торговли и получить в итоге охрану для всех классов МКТУ с 1 по 34, где идёт речь товарах.
Практика Роспатента и, в частности, рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам показывает, что регистрация знака для товара не противоречит его регистрации для услуг оптовой и розничной торговли (дело по заявке №2009733607 «Леммакс»).
Производитель не может сам себе оказывать услугу по продаже товаров оптом и в розницу. Равно как и оказывать себе услуги по рекламе и продвижению и другие, включённые в 35 класс.
Согласно п.п. 3.1.4. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания «одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации». За услугами по ремонту автомобилей к производителям стекла не обращаются.
П. 3.7. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания указывает, что лишь "в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленныи? товарныи? знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Например, однородными в этом случае могут быть признаны товары «автомобили» (12 класс МКТУ)" и услуги «ремонт и техническое обслуживание автомобилеи?» (37 класс МКТУ)».
В нашем случае знаки назвать незначительно отличающимися нельзя, тем более они не тождественны.
Вполне понятно указание в примере в методических рекомендациях «автомобилей». Производство такого рода весьма затратно, науко- и трудоёмко. Очевидно что, во-первых, марки автомобилей широко известны: «Мерседес», «БМВ», «Рено», «Вольво» и так далее. Во-вторых предполагают наличие одноимённых автосервисов и мастерских. Чего не скажешь о производителях стекла. Они не так широко известны и не имеют массовой практики открытия одноимённых мастерских. Нельзя ставить рядом малоизвестного производителя стекла из Челябинска «БОРавтоСТЕКЛО», со знаком, состоящим из трёх слов, различительная способность двух из которых («Авто» и «Стекло») сильно размыта, в связи с использованием различными производителями, если не сказать, что они указывают на товар и, например, оригинальные, широко известные обозначения «Volkswagen», «Mazda», «Audi» и другие.
Марки автомобилей широко известны в мире. Так ли известны производители стёкол?
Четыре ведущих мировых производителя стёкол :
1. Асахи глас компани:

Асахи

 

2. Сен-гобен:

Сен_гобен

 

3. Ниппон шит глас груп:

Ниппон

4. Гардиан:

Гардиан

Известны ли эти производители в той же мере что и автозаводы?
Сопоставима ли узнаваемость среди рядовых потребителей обозначений, например таких производителей:

Асахи
БМВ

А при этом «Эй джи си» - ведущий мировой производитель стекла.
Большинство автовладельцев, то есть тех лиц, кому будет оказываться услуга по ремонту, и не знает марок стекла. Ими в первую очередь интересуются сами автомастерские.
Считаем, что некорректно ставить в один ряд автопроизводителей и производителей стекла. Кроме того, наше обозначение нельзя назвать «почти тождественным» противопоставленному, как того требуют методические рекомендации. Оно не копирует стиль зарегистрированного знака, имеет оригинальный отличающийся графический элемент, а словесная часть ясно воспринимается как одно слово.

3. Товарный знак приобрёл различительную способность.
Обозначение образовано от местонахождения предприятия – города Борисоглебск и слова «авто».
В подтверждение приобретённой различительной способности прилагаем учредительные документы предприятия, сведения о размещении сайта, рекламе, оказании заявленных услуг.
На основании изложенного, в соответствии со статьёй 1500 ГК РФ в связи с возможностью служить индивидуализации товаров юридического лица, просим произвести регистрацию заявленного обозначения.

Приложение.
Приложение 1. Решение об отказе в регистрации товарного знака – на 4 л.
Приложение 2. Словарь русского языка. – Издание второе, исправленное и дополненное/ Академия наук СССР. Институт русского языка. – М.: Издательство «Русский язык», 1981. Копии страниц – на 6 л.
Приложение 3. Учредительные документы – на 19 л.
Приложение 4. Сертификат дилера, сведения о деятельности, размещении рекламы и сайта – на 7 л.
Приложение 5. Акт о размещении радиорекламы, запись рекламы – на 1 л. и 1 диске.
Приложение 6. Договоры продажи автомобилей – на 51 л.
Приложение 7. Заказ-наряды на ремонт автомобилей – на 54 л.
Приложение 8. Платёжное поручение №3354 от 10.12.2014 года – на 1 л.
Приложение 9. Копия доверенности (находится в материалах заявки №2013709867)– на 1 л.
Приложение 10. Стекольная промышленность. Распечатка сайта компании «ЭнЭсЖди Груп» http://www.nsg.com/en/about-nsg/whatwedo
Распечатка страницы Википедии с данными о ведущих мировых производителях стекла: https://en.wikipedia.org/wiki/Nippon_Sheet_Glass

________________ Василенко Д. В., патентный поверенный РФ №1294
25 декабря 2014 года.

6. На первом заседании Палаты по патентным спорам нам был противопоставлен ещё один знак - "Бор". Данного знака не было в решении экспертизы и всвязи с этим было назаначено ещё одно заседание.

 

 

7. Мы вылетели в Челябинск на переговоры и получили согласие владельца товарного знака "Боравтостекло" на регистрацию знака.

 

Челябинск

Письмо-согласие Челябинска

 

8. Мы провели переговоры, посетили Белгород и получили согласие владельца товарного знака "Бор" на регистрацию знака по нашей заявке.

 

Белгород

Согласие Квил

 

9. Палата по патентным спорам удовлетворила наше возражение.

 

Протокол. Лист 1.

Протокол. Лист 2.

 

10. Товарный знак зарегистрирован.

 

 

Товарный знак