Судебный спор по товарному знаку «Кедр»

 

Подготовка процессуальных документов, участие в заседаниях:

Пыльная Л. С.

Клеймёнова С. С.

Василенко Д. В.

Трофимова М. С.

 

 

Наше бюро выиграло спор в Суде по интеллектуальным правам воронежской фабрики столешниц «Кедр» с Заводоуковским машиностроительным заводом (Тюменская область).


 
СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254 http://ipc.arbitr.ru
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
Москва 28 мая 2019 года
Дело № СИП-206/2019
Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 28 мая 2019 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего – судьи Голофаева В.В., судей – Погадаева Н.Н., Рогожина С.П., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Кедр МК» (ул. Солнечная, д. 25, оф. 11, обл. Воронежская, г. Воронеж, 394026, ОГРН 1093668007762) к акционерному обществу «Заводоуковский машиностроительный завод» (ул. Заводская, д. 1А, обл. Тюменская, г. Заводоуковск, 627144, ОГРН 1027201593407) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 399546 в отношении товаров 20-го класса Междунарожной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995 ОГРН 1047730015200). В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Кедр МК» – Василенко Д.В. (по доверенности от 02.04.2019). Суд по интеллектуальным правам УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Кедр МК» (далее – истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу «Заводоуковский машиностроительный завод» (далее – ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 399546 в отношении товаров 20-го класса Междунарожной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; дверцы для мебели; крышки столов; мебель металлическая; мебель деревянная; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; полки; сиденья металлические; скамьи; стеллажи; столы; стулья; табуреты; умывальники [мебель]; шкафы» вследствие его неиспользования. На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент). Ответчик в отзыве на исковое заявление возражал против удовлетворения исковых требований, сославшись на фактическое использование спорного товарного знака. От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Ответчик и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие их представителей. Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме. Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 399546 с приоритетом от 23.12.2008, зарегистрированного 28.01.2010, в том числе, в отношении части товаров 20-го класса МКТУ «вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; дверцы для мебели; крышки столов; мебель металлическая; мебель деревянная; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; полки; сиденья металлические; скамьи; стеллажи; столы; стулья; табуреты; умывальники [мебель]; шкафы», для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака. Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров, и полагая, что он не используется правообладателем в отношении испрашиваемого перечня товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском. В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее – предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица. Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда. Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. Истцом в адрес ответчика 12.01.2019 направлено предложение заинтересованного лица. Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию. Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового. В соответствии с пунктом 162 названного постановления однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что имеет намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, для индивидуализации производимых истцом товаров 20-го класса МКТУ (кромка для мебели, столы и крышки для столов, мебельные фасады, дверцы для мебели), однородных товарам, в отношении которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 399546 в отношении части товаров 20-го класса МКТУ истцом в материалы дела представлены: заявка № 2018728117 на государственную регистрацию обозначения в том числе в отношении части товаров 20-го класса МКТУ «кромка пластмассовая (пластиковая) для мебели; крышки для столов; мебель, а именно столешницы, столешницы угловые, столешницы Профстандарт, столы кухонные; мебельные фасады, а именно дверцы для мебели»; уведомление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 05.09.2018 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требования законодательства; диплом за участие в 26-й международной выставке «Мебель-2014, выданный центральной выставочной комиссией «Экспоцентр» 24-28 ноября 2014 года; диплом за участие в 27-й международной выставке «Мебель-2015, выданный центральной выставочной комиссией «Экспоцентр» 23-27 ноября 2015 года; диплом за участие в выставке РосМебельПром/FIDexpo 2016, выданный выставочным объединением «РЕСТЭК» 11-14 мая 2016 года; договор от 14.04.2019 № РФ-23 на размещение рекламы, заключенный между обществом «Кедр МК» (рекламодатель) и обществом с ограниченной ответственность «РП Бизнес» (рекламораспространитель); копия журнала «Мебельный бизнес»; патент Российской Федерации № 2566413 на изобретение «Многослойное изделие и способ его изготовления» (патентообладатель – общество «Кедр МК»); патент Российской Федерации № 141744 на полезную модель «Мебельный элемент для изготовления столешницы» (правообладатель – общество «Кедр МК»); патент Российской Федерации № 141745 на полезную модель «Мебельный элемент для изготовления столешницы облеченной» (правообладатель – общество «Кедр МК»); рекомендации по эксплуатации столешниц и стеновых панелей «Кедр» каталоги столешниц за 2018 год; фотографии сувенирной и рекламной продукции; сертификат № RR-COC-643045, № RR-CW-643045, выданный ассоциацией по сертификации «Русский регистр» обществу «Кедр МК» о том, что общество «Кедр МК» соответствует требованиям FSC по цепочке поставок в отношении закупки бумаг и древесных материалов, производства и реализации древесной продукции (FSC Mix, FSC Controlled Wood); сертификат от 28.06.2016, выданный ассоциацией по сертификации «Русский регистр» обществу «Кедр МК» о том, что система экологического менеджмента общества «Кедр МК» была проведена и признана соответствующей требованиям стандарта ISO 14001:2015 в отношении проектирования, разработки и производства: столешниц; столешниц ПрофСтандарт; стеновых панелей; кромки; угловых элементов столешниц ПрофСтандарт; распечатка с сайта https://www.youtube.com, подтверждающая наличие на данном Интернет-ресурсе аудиовизуального произведения длительностью 3 минуты 6 секунд, под названием «Столешницы Кедр проф-стандарт» (дата публикации 17.10.2014); распечатка с сайта https://www.youtube.com, подтверждающая наличие на данном Интернет-ресурсе аудиовизуального произведения длительностью 4 минуты 20 секунд, под названием «Кедр столешницы» (дата публикации 02.07.2013); распечатка с распечатка с сайта https://www.youtube.com, подтверждающая наличие канала «КЕДР – фабрика столешниц»; распечатка с официального сайта истца, содержащая сведения об ответчике; распечатка из социальной сети «Вконтакте», из которой усматривается ведение публичной страницы «КЕДР. Фабрика столешниц» в социальной сети. Представленные истцом документы в совокупности подтверждают осуществление им деятельности по производству и доведения до потребителей мебели для кухни. Оценив совокупность представленных истцом доказательств, суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать при осуществлении деятельности по производству и реализации мебели и ее элементов обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 399546. Таким образом, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 20-го класса МКТУ. Сходство заявленного истцом на регистрацию обозначения с оспариваемым товарным знаком не оспаривается лицами, участвующими в деле. Однородность производимых истцом товаров носит очевидный характер, обусловлена отнесением их к одному роду (виду), общностью назначения (производство мебели) и одинаковым кругом потребителей и местами реализации (магазины мебели). Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (12.01.2019), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 12.01.2016 по 11.01.2019. Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 данного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. В обоснование использования товарного знака ответчик ссылается на то, что использует товарный знак при производстве товаров 20-го класса МКТУ. В подтверждение использования товарного знака ответчиком представлены: сертификат, выданный акционерным обществом «Тюменская ярмарка», по итогам 24-й специализированной выставки 2017 года, из которого следует, что ответчик награждается медалью за высокие потребительские свойства выпускаемой продукции (вагон-дом «Кедр») (т. 1, л.д. 114); диплом первой степени, выданный акционерным обществом «Тюменская ярмарка» (2018 год) за высокие потребительские свойства выпускаемой продукции (вагон-дом «Кедр») (т. 1, л.д. 115); договор от 02.10.2018 № 799, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Московские нефтегазовые конференции» (исполнитель) и ответчиком (заказчик) на участие заказчика в конференции «Нефтегазовый сервис в России НЕФТЕГАЗСЕРВИС», 17 октября 2018 года» (т. 1, л.д. 116-117); договор на оказание услуг от 01.08.2018, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Выставочно-конгрессное агентство Шелковый путь» (исполнитель) и ответчиком (заказчик) на участие заказчика в Тюменском нефтегазовом форуме – 2018. Пакет участника «Делегат» (т. 1, л.д. 118-119); договор от 15.02.2018 № 444, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Московские нефтегазовые конференции» (исполнитель) и ответчиком (заказчик) на участие заказчика в конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе, НЕФТЕГАЗСНАБ», 15.03.2018 (т. 1, л.д. 120-121); договор от 15.05.2018 № 600, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Московские нефтегазовые конференции» на участие заказчика в конференции «Строительство в нефтегазовом комплексе. НЕФТЕГАЗСТРОЙ», 31.05.2018» (т. 1, л.д. 122); договор от 17.05.2017 № 230, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Московские нефтегазовые конференции» (исполнитель) и ответчиком (заказчик) на участие заказчика в конференции «Строительство в нефтегазовом комплексе. НЕФТЕГАЗСТРОЙ», 23.05.2017» (т. 1, л.д. 123); официальный каталог 18-й Международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» (т. 1, л.д. 124-125); специализированный журнал «Бурение и Нефть» за апрель 2017 года (т.1. л.д. 126-127); специализированный журнал «Бурение и Нефть» за март 2018 года (т. 1, л.д. 128-129); всероссийский отраслевой информационно-технический журнал «Сфера нефть и газ» за апрель 2017 года (т. 1, л.д. 130-131); договор поставки № D-333, заключенный между ответчиком (заказчик) и индивидуальным предпринимателем Шабуниным Иваном Николаевичем на поставку корпоративной продукции и выполнению работ по нанесению символики (т. 1, л.д. 132-134); договор от 13.02.2017 № 22/02, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью ИД «СФЕРА» (исполнитель) и ответчиком (заказчик) на размещение рекламной информации в журнале СФЕРА. Нефть и Газ» (т. 1, л.д. 135); договор от 27.06.2016 № Д 16/36-Р, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Газоил пресс» (исполнитель) и ответчиком (заказчик) на размещение рекламных материалов заказчика в журнале «Газовая промышленность» (. 1, л.д. 136-139); макеты рекламной продукции (т. 1, л.д. 140-141); каталог, маркированный спорным обозначением «Производство быстровозводимых зданий медицинского назначения» (т. 1, л.д. 142-145); макет штендера двустороннего (т. 1, л.д. 146); каталог «Производство мобильных зданий» (т. 1, л.д. 147-153). В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком документы в совокупности, пришел к выводу о недоказанности использования спорного товарного знака в отношении указанных товаров. Так, представленные ответчиком сертификаты и дипломы подтверждают изготовление вагон-домов под спорным обозначением, однако не подтверждают производство и реализацию (доведение до потребителей) дверей для мебели, столешниц, столов, стульев и иной мебельной продукции. При этом данные сертификаты и дипломы не подтверждают, какой именно товар был доведен ответчиком до потребителя – вагон-дома или вагон-дома, оборудованные мебелью, маркируемой спорным обозначением. Представленные договоры на участие в выставках подтверждают только лишь участие ответчика в выставках, однако из них не следует, какой именно товар экспонировался на выставках, под каким обозначением он был представлен. Макеты рекламной продукции, а также макет штендера двустороннего не содержат даты их производства, в связи с чем невозможно соотнести их с трехлетним периодом доказывания использования товарного знака. Представленные ответчиком в материалы дела журналы также не подтверждают использование ответчиком спорного товарного знака, поскольку исходя из содержащихся в них сведений не следует, что ответчиком изготавливалась и вводилась в гражданский оборот мебельная продукция. Данные журналы подтверждают лишь изготовление вагон-домов. Представленные в материалы дела каталоги хотя и содержат фотографии вагон-домов и их внутреннюю комплектность (в том числе мебель), также не подтверждают использование спорного обозначения в отношении мебельной продукции, поскольку в представленных каталогах отсутствует дата их выпуска, что не позволяет судебной коллегии оценить период времени, в который данные каталоги были изготовлены. При этом материалами дела не подтверждается, доводились ли эти каталоги до потребителей спорных товаров. Кроме того, данные каталоги не подтверждают, доводились ли изображенные в них изделия до потребителей ответчиком или другим лицом под его контролем. На основании изложенного суд полагает, что представленные ответчиком доказательства не подтверждают использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых товаров. Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров 20-го класса МКТУ «вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; дверцы для мебели; крышки столов; мебель металлическая; мебель деревянная; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; полки; сиденья металлические; скамьи; стеллажи; столы; стулья; табуреты; умывальники [мебель]; шкафы», для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в данной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам РЕШИЛ: исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Кедр МК» удовлетворить. Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 399546 в отношении товаров 20-го класса «вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; дверцы для мебели; кровати; крышки столов; мебель металлическая; мебель деревянная; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; полки; сиденья металлические; скамьи; стеллажи; столы; стулья; табуреты; умывальники [мебель]; шкафы» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования. Взыскать с акционерного общества «Заводоуковский машиностроительный завод» (ОГРН 1027201593407) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Кедр МК» (ОГРН 1093668007762) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей. Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. Председательствующий судья В.В. Голофаев Судья Н.Н. Погадаев Судья С.П. Рогожин