Эстир. Дело в Арбитражном суде республики Башкортостан о нарушении патентов на полезные модели.

Представительство в суде:

Клеймёнова С. С.

Василенко Д. В.

Проскурина И. С.

 

 

 

Наше бюро смогло защитить предприятие «Эстир» из Стерлитамака от необоснованных нападок владельца двух патентов из Москвы.

 

 

Хроника.

1. Надеясь устранить с рынка конкурентную продукцию и получить 800 000 руб., владелец двух патентов подал иск.

.

 

2. Мы провели обсуждение ситуации с руководством предприятия, проанализировали использование патента и определились с правовой позицией. После этого был составлен и направлен отзыв на исковое заявление в котором спеди прочего было выражено возражение против рассмотрения дела в упрощённом порядке.

 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан  

Истец:

ИП Видяев Михаил Сергеевич
ОГРНИП 316502400064707
Адрес для корреспонденции: 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, оф. 356/357 (для ООО «ЦПО групп»)

Ответчик:

ООО «ЭСТИР», ОГРН 1140280060073
Адрес для корреспонденции: 394036, Воронеж, ул. Никитинская, д. 19, оф. 53 (для ООО «Патентное бюро Василенко и партнеров»)
svetlana@patentv.ru, 8 920 226 20 56

Дело № А07-23066/20

 

Отзыв
Истец считает, что ответчик нарушил его исключительное право на полезные модели по патентам № 184460 и 186725 (далее – ПМ, патенты). Ответчик не согласен с выводами и требованиями истца по следующим причинам:

  1. Продажа и предложение к продаже ответчиком спорных товаров не доказано

Истец считает, что ответчик использует его патенты в изделиях «Салфетки для очищения кистей ESSTIR Premium» и «Салфетки для очищения кистей ESSTIR Premium в "саше"». По мнению истца, ответчик предлагает к продаже и продает указанные товары.
Чтобы подтвердить продажу и предложение к продаже спорных товаров, истец предоставил товарный чек № 740 от 4 августа 2020 г. и счет-фактуру № 740 от 4 августа 2020 г. Однако, исходя из товарного чека и счета-фактуры не представляется возможным установить, какими конкретно характеристиками обладает закупленный товар. То есть невозможно соотнести признаки формул по патентам и признаки закупленных товаров: из какого материала выполнены салфетки, имеется ли в них пропитка, т.д.
Истец также предоставил распечатку с сайта esstir.com/catalog/salfetki-dlya-ochishcheniya-kistey. Истец полагает, что информация на сайте подтверждает, что ответчик предлагает к продаже товары, в которых использовались патенты. Однако, ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно. Поскольку именно администратор доменного имени определяет порядок использования домена, то именно он несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с использованием сайта, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями (см. Постановление СИП от 07.09.2018 по делу №А55-11965/2017). Таким образом, именно администратор является лицом, ответственным за содержание сайта, и имеет возможность контролировать размещаемую на нем информацию.
Истец в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил доказательств, подтверждающих, что именно ответчик является администратором доменного имени esstir.com.
Истец ссылается на то, что на упаковках спорных товаров указано фирменное наименование ответчика. Помимо этого, истец ссылается на информацию о составе салфеток и их пропитке, указанную на упаковках, как на доказательство использования его патентов. Однако, данные упаковки отсутствуют в материалах дела. Это не позволяет удостовериться суду и ответчику в достоверности доводов истца.

  1. Патенты не использованы в изделиях ответчика

По мнению истца, в изделиях ответчика «Салфетки для очищения кистей ESSTIR Premium» и «Салфетки для очищения кистей ESSTIR Premium в "саше"» использованы ПМ № 184460 и 186725.
Исходя из пункта 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Согласно статье 1357 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).
Полезная модель № 184460:
Формула ПМ № 184460 содержит один независимый пункт: «Влажная салфетка для экспресс-очистки косметических кистей, содержащая слоистую основу из нетканого материала и жидкую пропитку, отличающаяся тем, что в качестве нетканого материала используют полипропилен, а в качестве жидкой пропитки – изододекан». Необходимо уточнить, что в соответствии с формулой изодекан является единственным веществом в составе пропитки. Это подтверждается и описанием полезной модели, которое может быть использовано для толкования формулы согласно статьи 1357 ГК РФ: «Экспериментальным путем было выяснено, что сам по себе изододекан полностью удовлетворяет потребностям использования в чистом виде, при этом расход его на одно и то же количество кистей с одинаковой степенью загрязнения был гораздо экономичнее, чем у его смесей с другими эмолентами, в связи с чем, было решено взять изододекан в качестве основного единственного действующего вещества».
По мнению истца, товар «Салфетки для очищения кистей ESSTIR Premium в "саше"» (далее – товар № 1) содержит все признаки формулы ПМ № 184460. То есть исходя из статьи 1357 ГК РФ для установления факта использования ПМ № 184460 в товаре № 1 истец должен был доказать, что в товаре № 1 присутствуют все приведенные ниже признаки в совокупности:

  1. товар является влажной салфеткой;
  2. товар предназначен для экспресс-очистки косметических кистей;
  3. товар имеет слоистую основу из нетканого материала
  4. слоистая основа из нетканого материала выполнена из полипропилена;
  5. товар имеет жидкую пропитку;
  6. единственным компонентом жидкой пропитки является изододекан.

Однако, используемый в товаре ответчика материал не является слоистым.
Кроме того, истец сам подтверждает, что в товаре № 1 ответствуют все признаки формулы. В абзаце 3 на странице 2 иска истец указал: «на упаковке Товара 1 указывается, что … в составе пропитки присутствует, помимо прочих составляющих, изододекан». То есть изододекан является не единственным веществом в составе пропитки. Иными словами, признак формулы ПМ № 184460, согласно которому единственным компонентом жидкой пропитки является изододекан, не использован. То есть согласно статье 1357 ГК РФ полезная модель уже не может быть признана использованной в спорном товаре.
Помимо этого, истец не представил никаких подтверждений использования в товаре № 1 иных признаков формулы ПМ № 184460. Несмотря на то, что доказывание факта использования каждого из перечисленных признаков в спорном товаре возлагается на истца в соответствии со статьей 65 АПК РФ. Например, несмотря на то что на упаковке товара № 1 указано, что салфетки имеют основу из полимерного нетканого материала, истец не доказал, что салфетки выполнены именно из полипропилена. Хотя только выполнение салфеток из полипропилена, а не какого-либо иного материала, может свидетельствовать о нарушении патента.
Полезная модель № 186725:
Истец считает, что товар «Салфетки для очищения кистей ESSTIR Premium» (далее – товар № 2) содержит все признаки формулы ПМ № 186725.
Формула ПМ № 186725 содержит один независимый пункт: «Рулон влажных салфеток для очистки косметических кистей, выполненных в виде ленты из слоистого нетканого материала, снабженной перфорацией, пропитанной жидкой пропиткой и завернутой в рулон, отличающийся тем, что в качестве нетканого материала используют полипропилен, а в качестве жидкой пропитки – изододекан». Необходимо уточнить, что в соответствии с формулой изодекан является единственным веществом в составе пропитки. Это подтверждается и описанием полезной модели, которое может быть использовано для толкования формулы согласно статьи 1357 ГК РФ: «Экспериментальным путем было выяснено, что сам по себе изододекан полностью удовлетворяет потребностям использования в чистом виде, при этом расход его на одно и то же количество кистей с одинаковой степенью загрязнения был гораздо экономичнее, чем у его смесей с другими эмолентами, в связи с чем, было решено взять изододекан в качестве основного единственного действующего вещества».
То есть исходя из статьи 1357 ГК РФ для установления факта использования ПМ № 186725 в товаре №2 истец должен был доказать, что в товаре присутствуют все приведенные ниже признаки в совокупности:

  1. товар является рулоном влажных салфеток;
  2. товар предназначен для очистки косметических кистей;
  3. товар выполнен в виде завернутой в рулон ленты из слоистого нетканого материала;
  4. слоистый нетканый материал выполнен из полипропилена;
  5. товар имеет перфорацию;
  6. товар имеет жидкую пропитку;
  7. единственным компонентом жидкой пропитки является изододекан.

Однако, используемый в товаре ответчика материал не является слоистым.
Кроме того, истец сам подтверждает, что в товаре № 2 ответствуют все признаки формулы. В абзаце 4 на странице 2 иска истец указал: «на упаковке Товара 2 указывается, что … в составе пропитки присутствует, помимо прочих составляющих, изододекан». То есть изододекан является не единственным веществом в составе пропитки. Иными словами, признак формулы ПМ № 186725, согласно которому единственным компонентом жидкой пропитки является изододекан,  не использован. То есть согласно статье 1357 ГК РФ полезная модель уже не может быть признана использованной в спорном товаре. Помимо этого, используемый в товаре ответчика материал не является слоистым.
Помимо этого, истец не представил никаких подтверждений использования в товаре № 2 всех признаков формулы ПМ № 186725. Несмотря на то, что доказывание факта использования каждого из перечисленных признаков в спорном товаре возлагается на истца в соответствии со статьей 65 АПК РФ. Например, несмотря на то что на упаковке товара № 2 указано, что салфетки имеют основу из полимерного нетканого материала, истец не доказал, что салфетки выполнены именно из полипропилена. Вопреки доводам иска, указание на изготовление салфеток из полипропилена на упаковке ответствует (приложение 1). Хотя только выполнение салфеток из полипропилена, а не какого-либо иного материала, может свидетельствовать о нарушении патента.
Учитывая, что патенты истца не использованы в товарах ответчика, отсутствуют основания для взыскания компенсации. Кроме того, истец не обосновал размер заявленной компенсации.

  1. Исковое заявление не может быть рассмотрено в упрощенном порядке

В настоящем споре необходимо установить, использованы ли в товарах № 1 и 2 все признаки независимых пунктов формулы полезных моделей истца. Для установления этих фактов необходимы специальные познания. В этом случае суд назначает проведение экспертизы согласно части 1 статьи 82 АПК РФ. Необходимо принять во внимание, что информация на упаковке товара о составе может не соответствовать реальному составу товара.
Согласно пункту 1 части 5 статьи 227 ПРК РФ, в случае если необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания, суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 41, пунктом 1 части 5 статьи 227 АПК РФ,
прошу:

  1. Рассмотреть настоящее дело по общим правилам искового производства в общем порядке.
  2. Отказать в удовлетворении исковых требований.

Приложения:

  1. Копия этикетки упаковки «Салфетки для очищения кистей ESSTIR Premium» на 1 листе
  2. Копия доверенности (оригинал направлен в адрес суда почтой) на 1 листе
  3. Копия диплома о высшем юридическом образовании Клейменовой С. С. на 2 листах

Клейменова Светлана Сергеевна
представитель ответчика по доверенности

 

 

3. В процессе было принято решение о назначении судебной экспертизы. Предложенные нами кандидатуры экспретов оказались сильнее

 

4. Вынесено решение в пользу нашего клиента из Стерлитамака. Суд отказал в иске полностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе в полном объёме.